El nombre comercial y la marca, aun siendo conceptos jurídicos con marcas diferencias, son confundidos un sin número de veces en nuestra practica profesional.
En esencia, la diferencia es simple. El nombre comercial se encarga de identificar una empresa o establecimiento, individualizando su actividad comercial frente a los demás competidores. Mientras que la marca busca distinguir los productos o servicios, de otros similares que se encuentren dentro del mercado.
No obstante esta “simpleza”, nos vemos enfrascados en un enredo legal y en una confusión que no es tan sencilla de aclarar. Si bien la legislación trata de esclarecer sus diferencias, existen trabas y requisitos administrativos que colocan ambas figuras en un plano de excesiva similitud. Sin embargo, la naturaleza de ambas no están revestidas de semejanza, y no debemos suponer que es así por tratarse de un recurrente error práctico.
Adquisición y existencia del derecho.
Así como toda persona necesita una designación que la individualice, sucede lo mismo en el caso de los comerciantes a la hora de singularizar su negocio.
En esta ocasión debemos diferenciar, lo que es una transacción comercial, que no necesariamente significa una actividad comercial. Esta última, por puro concepto, supone una acción o proceso llevado a cabo con habitualidad, mientras que una transacción ocurre de manera aislada. Es por esto que la actividad comercial que es individualizada por el nombre comercial está revestida de este carácter de ejecución constante, que evidencia el empleo ininterrumpido de dicho nombre por parte de su titular.
Con esto vemos que el uso exclusivo es la principal razón por la que se adquiere un nombre comercial. Así lo indica que Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial, en su artículo 113 numeral 1): “El derecho de uso exclusivo de un nombre comercial se adquiere en virtud de su primer uso en el comercio. […]”
Este derecho evocado por la Ley No. 20-00 se mantiene por la explotación del negocio a través del tiempo. La existencia de este derecho se ve intrínsecamente ligada a la actividad comercial realizada de manera habitual, sin interrupción alguna. Por lo que necesariamente, al momento de que la actividad comercial perece y cesa en su existencia, el nombre comercial no tendrá razón de ser, y como consecuencia inmediata el derecho resguardado por este uso también habrá perecido. Así lo dispone la Ley No. 20-00 cuando indica que “el derecho de uso exclusivo de un nombre comercial termina con el abandono del nombre”.
Por su parte, la naturaleza de la marca es distinguir productos o servicios de una misma especie, la cual a su vez, permite al consumidor diferenciar las ofertas del mercado y adquirir lo que desea.
A la inversa de cómo sucede con el Nombre Comercial, el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro. En este caso se necesita adquirir el registro a través de la autoridad competente, para demostrar la titularidad y beneficiarse de su uso exclusivo dentro del mercado.
Como vemos la marca no se encuentra relacionada con el negocio ejecutado. Pudiéramos entender que es un medio creado por el legislador para proteger la creación e innovación de los industriales, y así permitirles la oportunidad de integrarse al trafico mercantil en igualdad de oportunidades frente a sus competidores. En vez de identificar el establecimiento, este signo permite al consumidor reconocer un producto o servicio y en consecuencia a su fabricante, sin importar la ubicación geográfica donde se encuentre.
De aquí podemos comprender, que la falta de uso no será razón para que el derecho sobre la marca deje de existir. De ser así, tendríamos que saber con cierta exactitud, en qué momento el producto o servicio revestido de la marca, dejase de ser consumido en el mercado, tomando en cuenta el alcance nacional o internacional que pudieran tener ciertos productos o servicios.
En este caso, como el derecho es obligatoriamente concedido a través de un registro, será imperante la cancelación de este para que el derecho deje de existir.
Confusiones prácticas. Alcance del derecho.
Supongamos, que la empresa Z viene utilizando por 10 años y de manera constante el nombre comercial “MADERA” en el mercado, individualizando su taller de carpintería, el cual, se especializa en fabricar mesas cuadradas de 3 patas. Por otro lado, a inicios de año el industrial X inserta en el mercado mesas rectangulares de 3 patas bajo la marca “MADERAS”.
Ante esta situación, la empresa Z, aún sin haber efectuado el registro del nombre comercial ante la autoridad correspondiente, decide accionar contra industrial X, debido a que el producto generado bajo la marca “MADERAS” crea confusión entre los consumidores.
Esta situación, explicada de manera sencilla, posee varios puntos merecedores de análisis. A simple vista, pudiera parecer que industrial X tendrá ganancia de causa porque cuenta con el efectivo registro de su marca, el cual por disposición legal, le otorga el derecho de individualizar sus productos. El panorama no es tan sencillo como parece.
La Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial no limita los derechos que otorga a una determinada zona del país, sino que los efectos de la misma tienen validez a nivel nacional. Sin embargo, no debemos olvidar que la naturaleza misma de ambas figuras puede transcender las disposiciones dadas por el legislador.
Las marcas en nuestro país, por disposición legal tienen la adquisición de sus derechos a partir de su registro, es decir es una adquisición in abstract; mientras que los nombres comerciales otorgan derecho a partir de un uso constante y efectivo, es decir in concreto. Una de las confusiones más comunes reside precisamente en este punto. Los nombres comerciales brindan derecho en base a hechos palpables y comprobables, de que su titular se mantiene ejecutando la actividad comercial que individualizan y respaldan. Su registro es opcional, no obligatorio. En el caso de las marcas, sucede a la inversa, estas tienen como condición sine qua non, un registro obligatorio y aprobado por la autoridad competente, y su uso exclusivo inicia a partir del registro mismo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación de Buenos Aires, se ha pronunciado sobre estas diferencias indicando que
“el nombre comercial de la casa y el de la marca son de distinta naturaleza jurídica. El derecho al primero surge de su uso, se mantiene por la explotación del negocio y no requiere que sea registrado, mientras que el derecho a la segunda sólo se adquiere por el certificado que acredita su registro”
El registro del nombre comercial ciertamente es opcional, sin embargo, una vez que es registrado, no debemos concluir que se ha obtenido el derecho de uso de manera universal. Indistintamente de que una figura jurídica sea colocada en papel, no cambia bajo ningún concepto su naturaleza. Por ello, debemos siempre tener claro que un registro de nombre comercial proporcionaría, en todo caso, una presunción de uso de buena fe, pero no constituye el medio de prueba absoluta para asegurar la titularidad de este signo distintivo.
Es importante tener en cuenta que el uso del signo distintivo tendrá gran relevancia a la hora de evaluar un caso. Así se ha pronunciado el Tribunal Internacional de Justicia de la Comunidad Andina, cuando menciona que es “el uso real y efectivo de dicho signo distintivo lo que delimita el ámbito de protección del derecho”
El término de uso ‘real y efectivo’ supone la explotación de manera constante y verídica. Por su parte, el nombre comercial tiene su existencia por individualizar el establecimiento que ejecuta una actividad comercial, siempre que dicha actividad exista. No podemos comprender que un uso aislado con el fin exclusivo de mantener los derechos conferidos, sea real y efectivo, puesto que no respaldaría una actividad económica a largo plazo.
Bajo estas premisas, la empresa Z posee su derecho claramente establecido, sin titubeo alguno. Efectivamente, no existe garantía alguna de que el consumidor, una vez frente a ambos productos pueda diferenciar el trabajo realizado por la empresa Z o por el industrial X. Entendemos, que en esta situación la empresa Z posee un derecho con prioridad, bajo un nombre comercial reconocido en el mercado que le permite individualizar su establecimiento y en consecuencia, su actividad comercial. Industrial X, bajo esta premisa, no pudiera explotar el uso de su marca por la evidente colisión entre ambos signos distintivos.
No todos los escenarios serán tan manejables. El desenlace de este caso hipotético podría variar si las condiciones geográficas son distintas. Si el nombre comercial de la empresa Z solo sirviera para identificar su establecimiento en la parte norte del país, nada impide al industrial X distribuir sus productos en la parte sur del mismo. No olvidemos que la razón neurálgica de la existencia del derecho dado por el nombre comercial, es la explotación constante del negocio dentro del tránsito mercantil. No tiene sentido ni practicidad jurídica, restringir la explotación de una marca en un territorio donde no se tiene conocimiento de otro signo con se le pueda confundir.
La finalidad de los signos distintivos es proteger el producto, servicio o valoración que se tenga para ejecutar una actividad comercial. Sería ilógico suponer que un nombre comercial conocido solamente por un 25% del mercado, afecte la apreciación del 100% de consumidores para realizar una compra. En este caso, si no hay colisión geográfica entre el nombre comercial de la empresa Z y la marca del industrial X, no habría riesgo de confusión por parte de los consumidores, por lo que la necesidad de distinguir ambos productos queda sin objeto alguno.
Los doctrinarios argentinos Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas explican magistralmente, que ante una
“marca registrada con posterioridad al uso constante dentro del mercado de un nombre comercial, ambos signos podrán coexistir, en la medida de que el titular de la marca registrada no podrá oponer sus derechos al titular del nombre comercial dentro de la zona donde ha sido reconocido su uso, y el titular del nombre comercial no podrá ejercer sus derechos más allá de los que son reconocidos por su uso”.
Con esto debemos entender, que la protección del nombre comercial no se otorga a nivel nacional, mientras que la correspondiente a una marca si. El uso real y efectivo constituye la premisa para determinar el inicio y alcance de un nombre comercial, mientras que es el registro que provee al titular de la marca la facultad de ejecución. Esto nos indica que si bien el industrial X tendrá la titularidad de marca “MADERAS” a nivel nacional, no podrá oponer sus derechos a la empresa Z, debido a que esta posee un nombre comercial reconocido en el mercado con anterioridad al registro de esta marca.
Por otro lado, no debemos entender tajantemente, que la empresa Z no podrá expandir su negocio utilizando su nombre comercial si ya existe la marca registrada del industrial X. Si sucediera que el taller “MADERA” tuviera incidencia a nivel nacional y que fuese un nombre que trasciende la esfera ordinaria del posicionamiento en el mercado, el industrial Z no pudiera ejercer el uso de su marca.
Este ejemplo se materializa los casos nacionales como el de, “Farmacia Carol”, “La Sirena”, “Jumbo” y otros más. Incluso, este reconocimiento puede superar las barreras geográficas. Se han dado casos en que terceros no titulares de marcas reconocidas, integran al mercado productos o servicios aprovechando el esfuerzo ajeno para posicionar sus productos. ¿Cuántas veces hemos visto las marcas ‘Disney’ o ‘Coca-cola’ ser utilizadas indiscriminadamente para estos fines?
El alcance del derecho del nombre comercial va de la mano con la naturaleza del negocio que lo respalda, y con la trascendencia que el mismo pudiera lograr. La expansión territorial de la actividad comercial, va alargando el alcance de este derecho otorgado, premiando el reconocimiento de un “establecimiento” que ha roto las barreras geográficas.
Anteriormente mencionamos que en nuestro país el registro del nombre comercial es opcional, y que este no es prueba absoluta de la titularidad del mismo. Sin embargo existen países como España, Argentina y Perú, donde el registro de un nombre comercial no se utiliza en la práctica, y eso no significa la falta de protección del mismo. En estos, la explotación geográfica del nombre supone el alcance del derecho de este, ya que estos regímenes legales han interpretado de manera acertada, que el titular de un nombre comercial solamente obtiene derechos sobre este en el lugar donde efectivamente lo usa.
En este aspecto, el Tribunal de Defensa de la Competencia y la Propiedad Industrial se ha pronunciado de la siguiente forma:
“En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse…al registro de una marca idéntica o similar a su signo, cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano.
En este caso, el derecho de exclusiva a nivel nacional que otorga el registro de una marca puede afectar la distintividad del nombre comercial y provocar riesgo de confusión en el consumidor. Sin embargo, aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca”
Esto no sucede en el caso de las marcas. Para que el derecho de una marca pueda tocar otros territorios se ve obligado a respaldarse ante la aprobación del registro de la autoridad competente. Una marca que llegase a explotarse en un territorio sin cumplir las normas de registro establecidas, pudiera ser susceptible de acciones por competencia desleal y aprovechamiento del esfuerzo ajeno, debido a que
“la propiedad exclusiva de la marca y el derecho a oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión corresponderá al industrial, comerciante o agricultor, que haya llenado los requisitos exigidos por la ley”
El empleo de la marca es facultativo y el registro de la marca, en la forma que determina la legislación de cada país, será suficiente para el ejercicio y titularidad de los derechos.
María del Pilar Troncoso Leroux
Troncoso Leroux, S.R.L.
Artículo para Gaceta Judicial
7 de marzo de 2016.
